Contraffazione online: come riconoscerla e come tutelarsi

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Con la crescita esponenziale delle piattaforme e-commerce, delle transazioni commerciali via internet e del web marketing, si è registrato un considerevole spostamento delle forme di commercializzazione di prodotti contraffatti in rete. Come riconoscere queste pratiche e come tutelarsi?

Come si realizza la contraffazione online

Per contraffazione, si intende la riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto.

In linea generale, afferisce ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa e altri segni distintivi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, industrial design, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, diritti d’autore, ecc.) perpetrata attraverso la produzione non autorizzata di un bene e la relativa commercializzazione uti originalis.

Affinché si integri tale delitto non occorre la perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Ai sensi dell’art. 473 c.p. rubricato “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”:

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchio segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Il web ha assunto un ruolo fondamentale nella proliferazione delle condotte illecite. Se da una parte rappresenta uno straordinario canale di distribuzione commerciale e un’opportunità di crescita per le imprese nazionali che, con investimenti contenuti, possono aumentare la propria rete di potenziali clienti, dall’altro, proprio per le sue caratteristiche di rete globale, si presta ad essere utilizzato sempre più frequentemente nella vendita di prodotti contraffatti.

Gli effetti nocivi

I danni che genera un fenomeno di questa portata sono significativi, incidendo notevolmente su interessi tanto pubblici quanto privati.

La falsificazione dei marchi e dei prodotti comporta una grave distorsione complessiva dell’economia con ingenti danni alle aziende che operano nella legalità, in termini di profitti, ma determina altresì una lesione allo sviluppo ed alla competitività del mercato ed un disincentivo all’innovazione e alla creatività nei settori produttivi 

L’Italia ha una economia tipicamente vocata alla manifattura. Il “made in Italy” fa scuola alle produzioni di altri Paesi, per stile, design e prodotti agroalimentari, anche attraverso un prezioso tessuto di piccole medie imprese che costituiscono il cuore del bel paese. E proprio per tale prerogativa l’Italia è particolarmente colpita dal fenomeno.

In quest’ottica, il nocumento per le imprese virtuose si manifesta nelle mancate vendite, nella riduzione del fatturato, nella perdita di immagine e di credibilità, nelle rilevanti spese sostenute per la tutela dei diritti di privativa industriale.

Inoltre, i prodotti contraffatti, essendo fabbricati al di fuori dei canali legali, sviliscono il marchio e non garantiscono il rispetto degli standard di produzione e conformità stabiliti a livello nazionale ed europeo, con evidenti possibili riflessi negativi in termini di sicurezza del consumatore.

Da non sottovalutarsi poi anche i potenziali risvolti sociali, da riferirsi sia allo sfruttamento di soggetti deboli attraverso un vero e proprio racket del lavoro nero, con evasioni contributive, perdita di posti di lavoro e carenza di coperture assicurative, sia al reimpiego dei proventi ricavati dall’attività illecita in altrettanto proficue attività delittuose da parte delle organizzazioni criminali che gestiscono i traffici di merce contraffatta.

Queste attività illecite costituiscono infatti un sostegno indiretto alla associazioni criminali, le quali hannol’interesse a diversificare le attività illecite svolte nei settori tradizionali (traffico di stupefacenti, traffico di armi, sfruttamento della prostituzione, tratta degli emigrati, estorsioni, ecc.) – per i quali vi è un forte contrasto, da parte delle autorità competenti, ed un elevato allarme sociale – rivolgendosi verso nuovi campi di attività, quali appunto la contraffazione, ove l’opinione pubblica è senz’altro meno avvertita della grave pericolosità sociale ed economica del fenomeno e il contrasto delle Istituzioni è stato storicamente meno pressante

Infine, non possono passare in secondo piano i danni all’Erario, con l’evasione dell’IVA e delle imposte sui redditi, e al mercato, mediante alterazione del suo regolare funzionamento a causa della concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione.

In che modo gli e-commerce favoriscono il fenomeno

E’ noto che il web si presti alla commissione di svariati illeciti. La contraffazione online, nello specifico, viene agevolata da una serie di caratteristiche:

• Anonimato. Gli autori di illeciti nascondono o simulano la propria identità in rete, pertanto superare il limite dell’anonimato e della “aterritorialità digitale”sono necessarie onerose forme di cooperazione internazionale.
• Numero elevato di negozi virtuali. L’ampia scelta di e-commerce consente una pericolosa dissimulazione tra prodotti veri e falsi, stante il ricorso per questi ultimi a immagini tratte dai cataloghi ufficiali.
• Transazioni illecite più difficili da individuare. Le transazioni illegali sono relativamente sicure poichè il controllo sul territorio può essere facilmente eluso dalle piccole spedizioni che interessano i consumatori finali.
• Frazionamento fasi del prodotto. Quando la fase di produzione della merce contraffatta e quella della vendita online sono separate, l’eventuale individuazione dei responsabili di siti o piattaforme informatiche illecite non comporta anche l’individuazione dei canali di produzione e stoccaggio della merce illegale.
• Transnazionalità. I traffici di merce contraffatta spesso sono localizzati in paesi esteri e dispersi in una fitta rete di indirizzi e punti di snodo virtuali, la cui ricostruzione è molto complessa. Tale aspetto influisce anche sulla giurisdizione, in quanto gran parte delle transazioni di prodotti contraffatti avvengono su scala transnazionale, il che implica che sia la produzione dei beni contraffatti che l’immissione sul mercato digitale avviene in contesti non soggetti alla giurisdizione italiana, sfuggendo alle autorità di polizia ed ai titolari di diritti.

Come si presenta un sito illegale

I siti illegali dediti alla vendita di merce contraffatta possono essere anche molto diversi tra loro, qui di seguito le pratiche più comuni.

• Hacking o defacement. Pagine di vendita di merci contraffatte che sono inserite in siti legali, intercettando le ricerche di consumatori inconsapevoli, che sul web ricercano merce legale in rete. Si tratta di sistemi informatici che reindirizzano le ricerche dai siti legali a quelli illegali, senza che l’utente non esperto abbia contezza di essere reindirizzato su tali siti, e all’insaputa dei legittimi titolari di pagine web di siti legali o istituzionali.
• Cybersquatting. Consiste nell’accaparramento di siti da registrare presso l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), che hanno nomi a dominio corrispondenti a marchi e altri segni distintivi altrui (insegne, ragioni sociali, nomi propri di personalità). Si ha il domain grabbing, quando da domini esistenti abbinati a marchi generici si opera un’estensione illecita ad un TLD (Top Level Domain). Tali pratiche consentono, sia l’uso di tali siti per la commercializzazione di prodotti contraffatti o per il loro uso in siti con elevato contenuto pubblicitario, sia per il successivo trasferimento oneroso di tali domini ai legittimi titolari.
• Typosquatting. Un’altra pratica illegale è quella di nomi a dominio avente un effetto di “sounding” nella scrittura (ad es. introducendo storpiature dattilografiche) per realizzare una voluta confusione dei nomi, ma anche per il suono inserito. Altra modalità pratica è quella di riprodurre il nome del marchio mascherandolo con un suffisso, così da ingannare consumatori inesperti, che confondono il sito illegale con quello legale, non considerando la presenza del suffisso.
• Cloaking e simili. Sono prassi che si avvalgono di soluzioni tecnologiche per orientare i consumatori ad accedere ai siti illegali, senza che questi ne siano avvertiti. È il caso dell’inserimento del marchio nei metadati del sito: il marchio non è inserito nel testo della pagina web, ma nel TAG del codice HTML e il cd. cloaking che consiste nell’inserimento di codici javascript invisibili agli utenti, ma segnalati dai motori di ricerca; in altri casi il marchio illegalmente utilizzabile è riprodotto i caratteri minimi nel corpo della pagina web.
• Spam/Injection di siti. Altro uso illegittimo di marchi famosi che si realizza con la c.d. spam/injection di website di terzi in messaggi pseudo-pubblicitari o in siti o piattaforme ad elevata consultazione, al fine di intercettare i consumatori, deviandoli verso i siti illegali, aumentando in tal modo il ranking commerciale di tali siti. Atteso che gli algoritmi di ricerca sul web privilegiano i siti maggiormente consultati da parte degli utenti, si ha la c.d. keyword advertising quando un sito usa illegittimamente, attraverso parole chiave, un marchio su cui non ha diritti, per aumentare la page rank del sito e approdare ai primi posti degli esiti delle ricerche sul web.
• Pratiche di concorrenza sleale. Palesi e più facilmente controllabili sono invece gli inserimenti non autorizzati di un marchio in un sito o di un link, che rinvia ad un sito legale, non necessariamente per vendere via web merce di quel marchio, ma anche per sfruttarne la notorietà in sede di ricerca e dare valore commerciale al sito; tali fattispecie realizzano anche l’utilizzazione non autorizzata di siti legali.

Naturalmente questo elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo.

Come riconoscere la contraffazione in rete

Nella prassi vi sono diversi fattori che contraddistinguono siti web poco raccomandabili che possono rappresentare un campanello di allarme per i consumatori. Tra le ipotesi più comuni, vi sono siti e-commerce che:

• vendono merce a prezzi anormalmente bassi. Sebbene in rete i prezzi siano inferiori rispetto ai negozi fisici (principalmente per l’abbattimento dei costi di gestione), un prezzo del tutto fuori mercato è anomalo;
• vendono merce non presente nei cataloghi ufficiali dei produttori legali. In questo caso il titolare del siti appone fraudolentemente un marchio su un prodotto contraffatto; 
• offrono una eccessiva disponibilità (da intendersi per quantità) dei prodotti in vendita;
• vendono merce con marchi imitati o simili, ovvero di merci con etichette o packaging contraffatti, ovvero di merci con ricevute e scontrini contraffatti.

Ruoli e responsabilità

La contraffazione online coinvolge diversi soggetti, i quali a vario titolo concorrono a realizzare le condotte illecite. Pertanto sorge la questione di chi effettivamente sia responsabile della merce falsa commercializzata nelle piattaforme online.

Sulla responsabilità del contraffattore, non sembrano emergere dubbi. Difatti., come già detto, la sua condotta può essere punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Ciononostante, anche l’acquirente viene punito se acquista un bene contraffatto. Il legislatore ha previsto infatti una responsabilità anche in capo al compratore poiché il mercato dei prodotti falsi si regge proprio su coloro che sono disposti a comprare beni non originali a basso prezzo. E’ la domanda che produce dei riflessi negativi sull’intero sistema.

Le fattispecie ipotizzabili per chi acquista dei prodotti falsi sono il reato di ricettazione, ex art. 648 c.p. o il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza (cd. incauto acquisto), ai sensi dall’art. 712 c.p.

Quest’ultima ipotesi mira a punire chi compera, senza accertarne la provenienza, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi la offre (es. prezzo irrisorio), devono dare adito a sospetti circa l’illecita provenienza.

Tuttavia comprare merce contraffatta non è considerato un reato se i prodotti vengono utilizzati per uso personale. In questo caso è prevista unicamente una sanzione amministrativa.

In diverse pronunce la Cassazione ha sottolineato come il soggetto che acquista deve dimostrare di volere usare il prodotto personalmente e non per ottenere un lucro con il commercio. La legge, infatti, mira a punire chi si inserisce attivamente nel circolo produttivo e distributivo.     

Infine occorre indagare sul ruolo dell’Internet Service Provider. L’art. 17 del D.lgs. n. 70/2003 (attuativo della Direttiva 31/2000/CE) prevede che per la responsabilità degli ISP, vengono distinte tre diverse fattispecie di attività realizzate dal provider:

• attività di semplice trasporto (mere conduit): il provider che trasmette in rete informazioni fornite da un destinatario del servizio o fornisce un accesso alla rete di comunicazione, non è responsabile delle informazioni trasmesse se non dà origine alla trasmissione, non seleziona il destinatario della trasmissione e se non seleziona né modifica le informazioni trasmesse (network provider e access provider);
• attività di memorizzazione temporanea (caching): il provider che, oltre alle prestazioni di mere conduit, memorizza automaticamente, in modo intermedio e temporaneo, le informazioni, al fine di rendere più veloce il successivo inoltro ad altri destinatari, non è responsabile delle informazioni trasmesse, se non modifica le informazioni, si conforma alle condizioni di accesso alle informazioni e alle norme di aggiornamento delle stesse, se non interferisce con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni e se agisce prontamente per rimuovere le informazioni memorizzate o disabilitare l’accesso, quando sia effettivamente a conoscenza della rimozione delle informazioni dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete, o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne abbia disposto la rimozione o la disabilitazione;
• attività di memorizzazione di informazioni (hosting): il provider che memorizza informazioni fornite da un destinatario del servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse, se non è effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita; non è responsabile, per quanto attiene le azioni risarcitorie, se non è al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, se agisce immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso. Se, viceversa, il servizio è svolto sotto l’autorità o il controllo del provider questi è responsabile. (cd. content provider). Se i contenuti sono immessi da terzi la responsabilità sussiste solo se il provider non consente di identificare l’autore del reato.

In considerazione di quanto premesso i provider non hanno un obbligo preventivo e generalizzato o generale di sorveglianza sulle informazioni, anche perché i contenuti trasmessi non sono di sua proprietà.

Nel caso dei social network, inoltre, tali contenuti costituiscono espressione del diritto costituzionalmente garantito all’art. 21 di libertà di manifestazione del pensiero, e come tali non possono costituire oggetto di valutazione da parte del provider.

Sussiste quindi una responsabilità solo residuale del provider, in presenza di comportamenti dolosi; un obbligo di adeguata collaborazione con l’autorità giudiziaria o amministrativa, ai cui ordini si devono adeguare, nei casi indicati, rimuovendo i contenuti segnalati e fornendo senza indugio, a richiesta delle autorità, le informazioni in proprio possesso per identificare il destinatario dei servizi con cui vi siano accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite nonché l’obbligo di informare senza indugio le autorità qualora il provider sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo cliente.

Come difendersi

Le caratteristiche intrinseche di internet, quale strumento globale a forte impatto sovranazionale, in costante espansione ed evoluzione, nonché la stessa dimensione immateriale del commercio elettronico rendono estremamente difficile attivare efficaci forme di contrasto alla commissione di illeciti via web. 

Tuttavia i rimedi esistono ed è bene conoscerli. Il titolare di un marchio d’impresa ha diritto all’uso esclusivo del proprio marchio. Ai sensi dell’art. 20 c.p.i. (D.Lgs n. 30/2005) ai terzi è vietato l’uso nell’attività economica di:

• un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;      
• un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;       
• un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

In particolare, i terzi non potranno:

• apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi;
• offrire i prodotti, immetterli in commercio o detenerli a tali fini, oppure offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
• importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
• utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
• apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare.

Inoltre, secondo quanto disposto al secondo comma dell’art. 21 c.p.i.:

Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.”       

Ciò detto, non è mai ammessa l’identità di marchi e prodotti/servizi, mentre nel caso in cui vi sia una similitudine occorre accertare se sussista un rischio di confusione.

Nel caso in cui il marchio sia molto famoso, invece, non è mai ammesso il suo uso anche per prodotti o servizi diversi quando chi usa il marchio trae un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio precedente o reca al marchio famoso un indebito pregiudizio.

La contraffazione del marchio (offline e online) è oggetto di specifica tutela sia in sede civile che penale. Sebbene le due normative, civile e penale, prevedano requisiti e rispondono ad esigenze diverse sono collegate dalla necessaria realizzazione dell’utilizzo di un marchio potenzialmente confusorio e ingannevole rispetto all’altrui marchio registrato.

La tutela civilistica trova il suo fondamento nell’art. 2598 c.c. in materia di concorrenza sleale. Il bene tutelato dalla norma è la libera iniziativa economica.

In materia penale l’art. 473 c.p. tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell’ingegno nella loro circolazione.

In ogni caso, la prima azione da intraprendere in presenza di un marchio contraffatto è quella di contattare direttamente il presunto truffatore, invitandolo ad interrompere il comportamento illecito.

In alcune ipotesi, se la condotta persiste è necessaria una diffida formale da parte di un legale.

In difetto di riscontro positivo, occorre ricorrere dinanzi ad un giudice, promuovendo una causa per contraffazione, al fine di proibire l’uso del segno distintivo da parte del contraffattore.

Il titolare potrà in questa sede chiedere oltre alla cessazione immediata dell’attività illecita, anche la condanna al risarcimento dei danni subiti, il rimborso delle spese di lite, la sanzione penale per il caso di inosservanza, il sequestro e la distruzione della merce contraffatta, l’ordine di ritiro dal commercio, la pubblicazione del provvedimento su quotidiani e riviste di settore.

La domanda viene proposta in via ordinaria, con la notifica di un atto di citazione, ma, quando ne ricorrono i presupposti è possibile attivare in via cautelare un provvedimento d’urgenza, con deposito di un ricorso, evitando che il tempo occorrente a far valere il proprio diritto nel processo ordinario di cognizione possa produrre un pregiudizio imminente e irreparabile.

In ogni caso perché possa sussistere contraffazione (offline e online) il marchio deve essere stato precedentemente registrato e solo in presenza di tale presupposto si potrà ricevere una tutela efficace e completa nelle opportune sedi.

VP